¿Cómo registrar una marca en Estados Unidos?

Nadie pone en duda que Estados Unidos es uno de los mercados más interesantes para casi cualquier producto.

En el caso de México, al ser nuestro país vecino el atractivo se vuelve aún mayor, dada la facilidad geográfica que implica el exportar productos a dicho país, así como la alta demanda que existe en el mismo para los productos mexicanos.

Registro de marca en Estados Unidos: Proceso de registro.

El proceso de registro de una marca comercial en Estados Unidos, en términos generales es muy similar al proceso de registro que se sigue en México: Se presenta ante la oficina de marcas y patentes una solicitud de registro (en el caso de Estados Unidos la denominada United States Patent and Trademark Office o UPSTO por sus siglas), posteriormente dicha solicitud de registro entra a un examen de forma, en el que un examinador verifica que la misma contenga todos los datos necesarios y que no contenga errores; una vez que la marca ha pasado el examen de forma, la solicitud es publicada a efecto de que cualquier tercero que considere que el eventual otorgamiento del registro de la marca le representaría una afectación pueda presentar un escrito de oposición.

Si ninguna oposición es presentada contra la marca solicitada, el registro se concede por parte de la USPTO por un plazo de 10 años, prorrogable por periodos de igual duración.

En términos generales y contrario a lo que podría pensarse, el proceso de registro de una marca en Estados Unidos suele ser un poco más tardado que en el caso de México, siendo que una marca puede demorar de 8 a 12 meses en obtener su certificado de registro, aproximadamente.

Registro de marca en Estados Unidos: Bases de registro.

La diferencia fundamental entre el proceso de registro de una marca en México y en Estados Unidos, es que en Estados Unidos se tiene que señalar, al momento de presentar la solicitud ante la UPSTO, cualquiera de las siguientes bases de registro:

  • USO EFECTIVO EN EL COMERCIO: Bajo esta modalidad, se debe de poder demostrar, al momento de presentarse la solicitud de registro, que la marca ya está siendo utilizada en el comercio de los Estados Unidos, y además, debe de tratarse de comercio “interestatal” es decir, en más de uno de los estados que conforman la unión americana.
  • INTENCIÓN DE USO: En caso de que la marca no esté siendo utilizada en los Estados Unidos, se tiene la opción de solicitar su registro con base en una “intención de uso”,  con la salvedad de que, aún siendo autorizado su registro, éste no será concedido sino hasta una vez que se acredite que la marca se ha comenzado a utilizar en dicho territorio. Se pueden solicitar prórrogas para la comprobación del uso de la marca por un periodo de hasta tres años.
  • REGISTRO CON BASE EN UNA MARCA EXTRANJERA CONCEDIDA O EN TRÁMITE: También es posible basar el registro en Estados Unidos en una marca registrada en el país de origen del solicitante, siempre que dicho país tenga celebrado algún tratado internacional con Estados Unidos que contemple este supuesto. En este caso no es necesario acreditar el uso al momento de presentar la solicitud, pero sí será necesario acompañar el certificado de registro, así como su traducción al inglés. En el caso de que se solicite el registro con base en una solicitud en trámite en el país de origen del solicitante, el registro quedará suspendido hasta que sea emitido el certificado de registro en el país de origen.

Registro de marca en Estados Unidos: Consejos finales.

Si bien cualquier trámite de registro de marca o de Propiedad Intelectual en general implica un grado importante de complejidad, como ya se pudo haber visto, los trámites en Estados Unidos representan un grado adicional dadas las particularidades del mismo, por lo cual siempre será muy importante asesorarse por un abogado especialista en esta materia, para evitar que en lo futuro alguna complicación pueda resultar mucho más costosa.

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Acerca del Autor

César Armando Ramírez Esteves es abogado en Propiedad Intelectual (Marcas, Patentes, Derechos de Autor, Secretos Industriales, Nombres de Domino y Franquicias) establecido en Guadalajara, Jalisco, México

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