¿Son válidas las cartas consentimiento para registrar una marca?

Una carta consentimiento, es, por decirlo de algún modo, una forma simple de redactar un convenio de co-existencia de marcas.

Su uso proviene del sistema legal anglosajón, como lo es el caso de Estados Unidos. En dicho país es muy frecuente, que si se presenta como obstáculo para la obtención de un registro de marca la existencia de una marca que pudiera considerarse similar en grado de confusión y que fue previamente registrada. Ante dicha situación, una de las soluciones mas socorridas es la de solicitar al titular de dicha marca previamente registrada su consentimiento para que la Autoridad conceda el registro a la marca en trámite, la mayoría de las veces mencionando algo así como que la existencia del nuevo registro no le afectaría en forma alguna. En algunas ocasiones se negocia la firma del consentimiento a cambio del pago de una suma de dinero y en otras ocasiones se logra la firma sin cantidad alguna.

En México, esta práctica era aceptada por el IMPI hasta hace un par de años, sin embargo, a últimas fechas, el criterio de dicha autoridad es el de no registrar marcas que sean similares a otras previamente registradas, aún y cuando exista un convenio de coexistencia celebrado o una carta consentimiento por parte del titular de dicha marca previamente registrada.

El razonamiento del IMPI (que ha sido confirmado por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) es que la Ley no contempla los convenios de coexistencia ni las cartas consentimiento, y que, por tratarse la Ley de la Propiedad Industrial de una ley de orden público, la voluntad de las partes no puede estar por encima del orden público.

Antes de ingresar una solicitud de registro de marca asesórate con un abogado especialista en marcas que sea de tu confianza.

César Ramírez Esteves

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Actualización (al 02 de agosto de 2017): Actualmente, hay ciertas ocasiones en las que el IMPI sí considera válidos los convenios de coexistencia de marcas o cartas consentimiento, sin embargo, previos a ser presentados, debe consultarse el asunto en particular con el personal de IMPI a efecto de contar con su visto bueno, pues, insisto, no son aceptados para cualquier caso, y más bien, los casos en que dichos documentos son aceptados por la autoridad son la excepción. 

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Abogado especialista en Propiedad Intelectual (marcas, patentes, derechos de autor, secretos industiales, franquicias).

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One comment on “¿Son válidas las cartas consentimiento para registrar una marca?
  1. En Chile están contempladas tanto las cartas de consentimiento como los acuerdos de coexistencia, sin embargo estos no podrán invocarse si transgreden los derechos adquiridos por terceros con anterioridad o induce a confusión al público consumidor.

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Acerca del Autor

César Armando Ramírez Esteves es abogado en Propiedad Intelectual (Marcas, Patentes, Derechos de Autor, Secretos Industriales, Nombres de Domino y Franquicias) establecido en Guadalajara, Jalisco, México

Socio en la firma VILA ABOGADOS

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