¿Porque es necesario inscribir los contratos de licencia de uso de marca ante el IMPI?

Foto por jk5854 (via flickr)

La Ley de la Propiedad Industrial establece que para que un contrato de licencia de uso de marca pueda surtir sus efectos en perjuicio de terceros se requiere la inscripción del mismo ante el IMPI. Pero ¿qué significa esto?

El hecho de el contrato de licencia de uso de marca pueda surtir efectos se podría ejemplificar de la siguiente manera: Supongamos que yo soy titular de la marca “DIABLITOS” para proteger caramelos, pero resulta que yo no soy fabricante de dulces, por lo tanto celebro un contrato de licencia con una empresa dulcera. Si no se inscribe el contrato de licencia respectiva ante el IMPI, podría darse el caso de que el día de mañana, una persona a la que le interese registrar la misma marca para los mismos productos, presente una demanda en contra de mi marca alegando que yo no lo utilizo.

Por el simple hecho de no contar con la inscripción ante el IMPI, el contrato de licencia no surtiría efectos en perjuicio de dicha persona, es decir, yo no puedo alegar que la empresa dulcera está haciendo uso de la marca bajo mi autorización, y por lo tanto lo más probable es que se declare mi marca como caduca por falta de uso, y posteriormente el tercero que demandó la caducidad accedería al registro de dicha marca.

Si bien existen disposiciones en tratados internacionales tales como los ADPIC y el TLC en el sentido de que basta con que el uso de la marca esté controlado por su titular para que ese uso se entienda realizado por éste (es decir, por el titular) en lo personal considero mucho más recomendable atender a la exigencia que establece la misma Ley de la Propiedad Industrial, ya que tomando en cuenta lo formalista de nuestro sistema jurídico lo complicado sería acreditar con pruebas contundentes que el titular de la marca controla el uso que el licenciatario hace de su marca. Así que para evitar problemas como dicen… papelito habla, y papelito inscrito ante el IMPI habla por 2. Consulte a un abogado especialista en marcas.

Cesar Ramirez Esteves

Si tienes alguna duda relacionada con este post no dudes en enviarme un correo a cesar.ramirez@gardhivila.com

También puedes localizarme en mis oficinas en Guadalajara, Jalisco, México, cuyos datos encontrarás en la sección “Necesita un abogado?” situada del lado derecho.

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Abogado especialista en Propiedad Intelectual (marcas, patentes, derechos de autor, secretos industiales, franquicias).

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Publicado en Marcas, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual

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Acerca del Autor

César Armando Ramírez Esteves es abogado en Propiedad Intelectual (Marcas, Patentes, Derechos de Autor, Secretos Industriales, Nombres de Domino y Franquicias) establecido en Guadalajara, Jalisco, México

Socio en la firma VILA ABOGADOS

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