Marcas de certificación en México.

Ya hemos comentado en posts anteriores respecto de algunos de los cambios que trajo consigo la  más reciente reforma a la Ley de la Propiedad Industrial en México.

Una de las referidas novedades en nuestra legislación marcaria, es la posibilidad de proteger ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) las denominadas Marcas de Certificación, que anteriormente no estaban contempladas en nuestro país.

Una marca de certificación, según lo define el reformado artículo 98 de la Ley de la Propiedad Industrial, es un signo que distingue productos y servicios cuyas cualidades u otras características han sido certificadas por su titular, tales como:

I.- Los componentes de los productos;

II.- Las condiciones bajo las cuales los productos han sido elaborados o los servicios prestados;

III.- La calidad, procesos u otras características de los productos o servicios, y

IV.- El origen geográfico de los productos.

Además de los requisitos ordinarios para cualquier solicitud de registro de marca, en el caso de las solicitudes de registro para marcas de certificación, se deberá de indicar:

  • Las especificaciones técnicas que definan los caracteres particulares del producto o servicio tales como el origen de las materias primas, las condiciones de producción, su procedimiento de transformación, sus características físicas, químicas, tóxicas, bacteriológicas o de utilización, su composición o etiquetado;
  • El procedimiento de comprobación de los caracteres específicos señalados en la fracción anterior;
  • Las modalidades y periodicidad con que se deberán ejercer los controles de calidad sobre la producción del bien en sus diversas etapas, así como en la transformación y comercialización del mismo;
  • El régimen de sanciones para el caso de incumplimiento de las reglas de uso;
  • La indicación de que la marca no podrá ser objeto de licencia;
  • La indicación sobre el ejercicio de las acciones legales de protección;
  • En su caso, el grado de concordancia de las reglas para su uso con las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas o cualquier otra norma o lineamiento internacional, y
  • Las demás que estime pertinentes el solicitante.

El titular de una marca de certificación autorizará su uso a toda persona cuyo producto o servicio cumpla con las condiciones determinadas en las reglas para su uso.  Por otro lado, solo los usuarios autorizados podrán usar junto con la marca de certificación, el término “Marca de Certificación Registrada”.

Como ejemplos de marcas de certificación tenemos a la marca WOOLMARK  Resultado de imagen para woolmark, que certifica que cualquier producto con esa marca está compuesto al 100% de lana virgen.

Tenemos también el caso de la marca UL  UL Mark.svg de Underwriters Laboratories, la cual ofrece certificaciones de seguridad para los aparatos y componentes eléctricos.

En ocasiones existe confusión entre las marcas colectivas y las marcas de certificación, sin embargo, podríamos decir que la diferencia fundamental entre una y otra figuras sería la primera sólo puede ser utilizada por un grupo específico de  personas o empresas como,  como podría ser,  los miembros de una asociación, mientras que la marca de certificación puede ser usada por toda persona física o moral que cumpla con las reglas establecidas por el titular de la marca.

En caso de estar interesado ya sea en la obtención de un registro de marca de certificación o en la obtención de autorización para el uso de una ya registrada, la recomendación es acercarse a despachos de abogados especialistas en Propiedad Intelectual para evitar complicaciones.

Cesar Ramírez Esteves

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Cartas consentimiento para el registro de marcas en México

En esta publicación del día 7 de enero de 2011, comentaba que, contrario a lo que había sucedido durante años en nuestro sistema de Propiedad Intelectual, y particularmente en lo relativo al registro de marcas en nuestro país, los criterios tanto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) como de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (SEPI) del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), se habían visto modificados, siendo el caso que ni los convenios de coexistencia ni las cartas consentimiento venían siendo aceptadas en los últimos años, ésto bajo el argumento de brindar de seguridad y certeza al público consumidor y de que dichos documentos ni siquiera se encontraban estipulados por la Ley de la Propiedad Industrial.

Sin embargo, a partir de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial mexicana, el publicada el pasado 18 de mayo de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, misma que entrará en vigor el día 10 de agosto de 2018, se abre nuevamente esta posibilidad, siendo que ahora, el último párrafo del artículo 90 de la citada ley establece lo siguiente:

“No será aplicable lo dispuesto por las fracciones XVIII, XIX y XX por cuanto hace a las marcas semejantes en grado de confusión del presente artículo, cuando se exhiba el consentimiento expreso, por escrito, de conformidad con el reglamento de esta Ley.”

Por su parte, las fracciones XVIII, XIX y XX, del mencionado artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, establecen:

Artículo 90:

No serán registrables como marca:

(…)

XVIII.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión, a una marca en trámite de registro presentada con anterioridad, o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Quedan incluidos aquellos que sean idénticos a otra marca ya registrada o en trámite por el mismo titular, para distinguir productos o servicios idénticos;
XIX.- Los signos que sean idénticos o semejantes en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado;
XX.- El nombre propio de una persona física que sea idéntico o semejante en grado de confusión a una marca en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, o un nombre comercial publicado, aplicado a los mismos o similares productos o servicios;
Como puede verse, de la simple lectura de la redacción del artículo reformado, se podría interpretar que en caso de que se dé consentimiento por parte del tercero que pudiera verse afectado por el otorgamiento de una marca propuesta a registro, el IMPI no podría objetar dicho consentimiento, sin embargo, aún estamos en espera de que se emitan las disposiciones reglamentarias relacionadas con los artículos reformados, lo cual debería ocurrir antes del 31 de julio de 2018.
Sin duda, esta es otra de las grandes novedades que trajo consigo la reforma a nuestra legislación en materia de marcas que vendrá a revolucionar nuestro sistema de Propiedad Intelectual en México.
No obstante lo anterior, como siempre la recomendación es que antes de tomar cualquier acción o decisión, se consulte el asunto con algún despacho de abogados especialistas en Propiedad Intelectual.

Cesar Ramírez Esteves

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“Segundo significado” en el registro de marcas en México

El “segundo significado” o “secondary meaning” se presenta cuando un término descriptivo es utilizado para identificar determinado producto o servicio de modo tal que los consumidores llegan a identificar dichos productos o servicios adquiere el estatus de marca.

En otras palabras, es cuando se presenta la situación de que un término que originalmente no era susceptible de registro como marca, se utiliza para distinguir cierto producto o cierto servicio y por el transcurso del tiempo, el público consumidor comienza a asociar dicho término a tales productos o servicios, al grado que el mismo se vuelve susceptible de convertirse en una marca registrada.

En países como Estados Unidos, dicha figura existe desde hace ya bastantes años, sin embargo, en México era un tema olvidado y que no se había explorado, hasta las más recientes reformas (18 de mayo de 2018), que consideran ya esta posibilidad.

No obstante lo anterior, estamos aún en espera de que se emitan las disposiciones reglamentarias correspondientes a la referida reforma, que determinen la forma de presentación de solicitudes de registro de marca para términos que impliquen un “segundo significado” o “secondary meaning” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Es de esperarse que se requiere la exhibición de pruebas que acrediten la adquisición de un segundo significado para el término genérico que se pretenda proteger como marca, las cuales podrían consistir en publicidad, facturas que acrediten el volumen de ventas, etcétera.

Resulta muy interesante la inclusión de esta figura a nuestro sistema de Propiedad Intelectual, pero más interesante aún será el ver cómo se implementan las disposiciones reglamentarias al respecto y cómo será que el IMPI maneje este tipo de casos en México, seguro será materia para muchas controversias.

Como para cualquier otro asunto relacionado con marcas o la Propiedad Industrial, recomendamos asesorarse con algún abogado o despacho especialista en la materia.

Cesar Ramírez Esteves

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Se extiende protección para Diseños Industriales en México.

Los Diseños Industriales son una de las muchas figuras contempladas en la Ley de la Propiedad Industrial en México, dentro de su capítulo de Creaciones Nuevas.

El pasado 13 de marzo de 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, un decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, entre las cuales se contemplan importantes modificaciones en el apartado que regula los Diseños Industriales.

Antes de la entrada en vigor de la mencionada reforma a la Ley, los Diseños Industriales en México tenían una vigencia de 15 años improrrogables. Con las modificaciones a las que se hace referencia, ahora los diseños tendrán una vigencia originalmente de 5 años contados a partir de la presentación de la solicitud de registro (no de su concesión) y dicha vigencia será renovable por periodos iguales de 5 años hasta llegar a un máximo de 25 años, siempre y cuando se cumpla con el pago de derechos de conservación (anualidades).

Otro cambio en este tema es que ahora los Diseños Industriales y sus renovaciones, así como las solicitudes de registro serán publicados en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

La renovación de un registro de Diseño Industrial deberá de solicitarse al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) dentro del plazo de 6 meses anteriores a la terminación de su vigencia de 5 años, sin embargo, habrá también un plazo adicional de 6 meses posteriores a la terminación de dicha vigencia para poder solicitar la renovación (tal como sucede con los trámites de registro de marcas). Si transcurrido dicho plazo el registro de diseño no es renovado, el mismo caducará y por lo tanto pasará al dominio público.

Como puede verse, la reforma anteriormente comentada representa una gran ventaja para empresarios y diseñadores mexicanos o extranjeros con presencia y operación en México, dado que ahora, gozarán de protección para sus diseños no sólo por 15 sino por hasta 25 años, lo que puede llegar a representar enormes beneficios económicos.

En asuntos de Diseños Industriales, al igual que cualquier asunto relacionado con marcas, patentes o derechos de autor, siempre es muy importante asesorarse con algún despacho o abogado especialista en Propiedad Intelectual.

 Cesar Ramírez Esteves

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¿Cómo registrar una marca en Estados Unidos?

Nadie pone en duda que Estados Unidos es uno de los mercados más interesantes para casi cualquier producto.

En el caso de México, al ser nuestro país vecino el atractivo se vuelve aún mayor, dada la facilidad geográfica que implica el exportar productos a dicho país, así como la alta demanda que existe en el mismo para los productos mexicanos.

Registro de marca en Estados Unidos: Proceso de registro.

El proceso de registro de una marca comercial en Estados Unidos, en términos generales es muy similar al proceso de registro que se sigue en México: Se presenta ante la oficina de marcas y patentes una solicitud de registro (en el caso de Estados Unidos la denominada United States Patent and Trademark Office o UPSTO por sus siglas), posteriormente dicha solicitud de registro entra a un examen de forma, en el que un examinador verifica que la misma contenga todos los datos necesarios y que no contenga errores; una vez que la marca ha pasado el examen de forma, la solicitud es publicada a efecto de que cualquier tercero que considere que el eventual otorgamiento del registro de la marca le representaría una afectación pueda presentar un escrito de oposición.

Si ninguna oposición es presentada contra la marca solicitada, el registro se concede por parte de la USPTO por un plazo de 10 años, prorrogable por periodos de igual duración.

En términos generales y contrario a lo que podría pensarse, el proceso de registro de una marca en Estados Unidos suele ser un poco más tardado que en el caso de México, siendo que una marca puede demorar de 8 a 12 meses en obtener su certificado de registro, aproximadamente.

Registro de marca en Estados Unidos: Bases de registro.

La diferencia fundamental entre el proceso de registro de una marca en México y en Estados Unidos, es que en Estados Unidos se tiene que señalar, al momento de presentar la solicitud ante la UPSTO, cualquiera de las siguientes bases de registro:

  • USO EFECTIVO EN EL COMERCIO: Bajo esta modalidad, se debe de poder demostrar, al momento de presentarse la solicitud de registro, que la marca ya está siendo utilizada en el comercio de los Estados Unidos, y además, debe de tratarse de comercio “interestatal” es decir, en más de uno de los estados que conforman la unión americana.
  • INTENCIÓN DE USO: En caso de que la marca no esté siendo utilizada en los Estados Unidos, se tiene la opción de solicitar su registro con base en una “intención de uso”,  con la salvedad de que, aún siendo autorizado su registro, éste no será concedido sino hasta una vez que se acredite que la marca se ha comenzado a utilizar en dicho territorio. Se pueden solicitar prórrogas para la comprobación del uso de la marca por un periodo de hasta tres años.
  • REGISTRO CON BASE EN UNA MARCA EXTRANJERA CONCEDIDA O EN TRÁMITE: También es posible basar el registro en Estados Unidos en una marca registrada en el país de origen del solicitante, siempre que dicho país tenga celebrado algún tratado internacional con Estados Unidos que contemple este supuesto. En este caso no es necesario acreditar el uso al momento de presentar la solicitud, pero sí será necesario acompañar el certificado de registro, así como su traducción al inglés. En el caso de que se solicite el registro con base en una solicitud en trámite en el país de origen del solicitante, el registro quedará suspendido hasta que sea emitido el certificado de registro en el país de origen.

Registro de marca en Estados Unidos: Consejos finales.

Si bien cualquier trámite de registro de marca o de Propiedad Intelectual en general implica un grado importante de complejidad, como ya se pudo haber visto, los trámites en Estados Unidos representan un grado adicional dadas las particularidades del mismo, por lo cual siempre será muy importante asesorarse por un abogado especialista en esta materia, para evitar que en lo futuro alguna complicación pueda resultar mucho más costosa.

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Cómo recuperar un nombre de dominio

nombres dominio

En el campo de las marcas se presenta con relativa frecuencia la situación denominada “secuestro de marcas”, que se da cuando un tercero sin legitimación registra a nombre propio una marca que ha adquirido relativa fama (ya sea en el extranjero o en territorio nacional- cuando su titular no ha tenido el cuidado de registrarla-) con el único propósito de ofrecerla en venta – generalmente a costos muy elevados- a su legítimo titular.

De igual modo, tratándose de nombres de dominio se presenta una situación muy similar, a la que incluso se le ha asignado ya un término específico, llamado ciberocupación o cybersquatting, que consiste en la acción de registrar un nombre de dominio, a sabiendas de que otro ostenta mejor título sobre éste, con el propósito de extorsionarlo para que lo compre o bien simplemente para desviar el tráfico web hacia un sitio competidor o de cualquier otra índole.

A diferencia de los casos relacionados con marcas registradas, este tipo de asuntos no se resuelven por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), sino que se deben resolver por medio de un procedimiento arbitral a ser administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), según la denominadas Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio, y su reglamento emitidos por la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) (en el caso de dominios .com, .edu, .org, etc.) o bien, por la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP) para el caso de dominios .com.mx, .mx, .edu.mx, .org.mx, etc.

Cabe resaltar que por tratarse de un procedimiento arbitral, es necesario cubrir los honorarios de los árbitros que resolverán el procedimiento.

Ahora bien, para efectos de lograr la recuperación del nombre de dominio es necesario acreditar que el mismo fue registrado de mala fe, es decir, por ejemplo, que el nombre de dominio fue registrado con el único propósito de vender o arrendar el mismo al legítimo titular de la marca registrada, o el impedir que el legítimo titular del derecho de propiedad intelectual pueda reflejar el nombre de su marca u obra en un nombre de dominio, o el aprovecharse de la fama de la marca para captar visitantes al sitio web.

Los efectos de la resolución emitida por el o los árbitros pueden ser:

  • La cancelación del nombre de dominio.
  • La transmisión del nombre de dominio al promovente de la controversia.

A pesar de no ser procedimientos económicos, la experiencia nos ha demostrado que son asuntos que suelen resolverse en forma muy rápida y los árbitros son, en la mayoría de los casos, abogados con amplia experiencia en temas de propiedad intelectual, por lo que sus resoluciones suelen ser muy apegadas a derecho.

Cesar Ramírez Esteves

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Acerca del Autor

César Armando Ramírez Esteves es abogado en Propiedad Intelectual (Marcas, Patentes, Derechos de Autor, Secretos Industriales, Nombres de Domino y Franquicias) establecido en Guadalajara, Jalisco, México

Socio en la firma VILA ABOGADOS

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