Notificaciones por gaceta en trámites ante el IMPI

El pasado 10 de agosto de 2010, entraron en vigor las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial que fueran publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo del mismo año.

Dentro de los cambios que conllevan dichas reformas, se contempla el que, a partir de la entrada en vigor de las mismas, todas y cada una de las notificaciones que se desprendan de algún trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) , como pudiera ser un trámite de registro de marca, un trámite de patente, de diseño industrial, etcétera, se realizarán únicamente por medio de la gaceta electrónica que al efecto se emita.

Esto resulta de vital importancia, dado que, se espera que dicha medida se vea reflejada en la pérdida de un número importante de trámites por el simple hecho de no haberse percatado su promovente de la existencia de alguna notificación por parte del IMPI, y en consecuencia no dar contestación a algún requerimiento dentro del plazo de ley, lo que tendría como consecuencia que el trámite se considerara como abandonado.

Mucho se ha criticado esta disposición por parte de distintos gremios, y se resalta que los más afectados serán los emprendedores o pequeños empresarios que intenten registrar sus marcas en México.

Una solución que sugiere el propio IMPI es el que de hoy en delante se lleven a cabo los trámites por medio de su sistema denominado “MARCA EN LÍNEA”, sin embargo, cabe decir que no es un sistema muy intuitivo que digamos, y aún llevando los trámites desde dicha plataforma es necesario estar accesando regularmente para para verificar el denominado “tablero electrónico” para cerciorarse que no existen notificaciones pendientes, dado que una vez enviada la notificación al referido tablero, se entiende realizada la misma, con independencia de que ésta haya sido visualizada o no.

Como puede verse, el trámite de registro de marcas se vuelve cada vez un tema más complejo y especializado en nuestro país, lo cual, desde luego, conlleva tanto ventajas como desventajas.

Hoy más que nunca resulta aconsejable el consultar un despacho de abogados expertos en Propiedad Intelectual a efecto de lograr resultados satisfactorios en los trámites de registro de marca y otros derechos de dicha naturaleza.

Cesar Ramírez Esteves.

Abogado especialista en Propiedad Intelectual.

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¿Debo registrar mi marca en Estados Unidos?

Muchas personas llegan a nuestro despacho dudosos sobre sí deberían o no registrar su marca en los Estados Unidos.

Para nadie es ajeno que Estados Unidos representa uno de los mercados más atractivos para cualquier producto o servicio. Si a eso sumamos el hecho de que México sea vecino de dicho país, tendremos como consecuencia que una gran cantidad de empresas y personas tengan la intención de exportar sus productos hacia dicho mercado; no obstante, también es un dato generalmente conocido el alto grado de respeto que existe allá hacia la Propiedad Intelectual y las graves consecuencias que podría conllevar el que se llegara a considerar que existe una violación a una marca registrada.

Debemos recordar que un registro de marca conlleva varias funciones. Por un lado tenemos el de otorgar un derecho de exclusividad en su uso a su titular, pero por otro lado, está la garantía de no invadir derechos de terceros.

Con base en lo anterior, la recomendación sería definitivamente siempre que se pretenda comercializar un producto en Estados Unidos, proceder con los registros de marca respectivos en las clases que correspondan.

Igualmente será necesario registrar la marca en dicho país, cuando se pretenda, por ejemplo, fabricar un producto allá, para su posterior importación a México, dado que se también se entenderá que una marca está en uso, cuando los productos que ésta distinguen están destinados a la exportación.

En conclusión, a efecto de evitar dolores de cabeza y graves problemas legales, siempre que se pretenda exportar hacia Estados Unidos algún producto o servicio, o cuando en su caso, se pretenda fabricar allá algún bien para su posterior importación hacia el país, será recomendable llevar a cabo el trámite de registro de marca.

 En caso de estar interesado ya sea en la obtención de un registro de marca de certificación o en la obtención de autorización para el uso de una ya registrada, la recomendación es acercarse a despachos de abogados expertos en Propiedad Intelectual para evitar complicaciones.

Cesar Ramírez Esteves

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Nulidad de registro de marca por mala fe en México.

Derivado de las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de mayo de 2018 mismas que entrarán en vigor el próximo 10 de agosto de 2018, entre otros cambios, se contempla ahora la posibilidad de que cualquier persona con interés jurídico pueda solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la nulidad de un registro de marca obtenido de mala fe, por medio del procedimiento denominado Solicitud de Declaración Administrativa de Nulidad.

Si bien anteriormente ya se contemplaba en nuestra ley marcaria una causal de nulidad de mala fe, ésta se limitaba a casos en que la marca había sido obtenida por el agente o distribuidor de una marca extranjera, cuando ésto acontecía sin consentimiento de éste último, sin que se tuviera acción alguna que ejercer en casos como el llamado “secuestro de marcas”, es decir, cuando una marca es registrada sin que exista intención alguna de usarla por parte del solicitante, sino que únicamente se tramita con la finalidad de venderlo a su legítimo titular a precios bastante considerables.

A partir de la reforma, ahora es posible promover la acción de nulidad por mala fe también para casos en que el registro de marca se solicite de manera contraria a los buenos usos, costumbres y prácticas en el sistema de propiedad industrial, el comercio, o la industria; o que se pretenda obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular.

Otro punto relevante es el hecho de que la acción de nulidad de marca bajo la causal de mala fe podrá promoverse en cualquier momento.

Sin duda esta modificación a nuestra ley de marcas viene a subsanar una omisión importante que veníamos padeciendo en México, con lo cual nuestro sistema queda homologado a la de la mayoría de los países desarollados y en vías de desarrollo.

La recomendación como siempre, es acercarse a despachos de abogados especialistas en Propiedad Intelectual para evitar complicaciones.

Cesar Ramírez Esteves

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Marcas de certificación en México.

Ya hemos comentado en posts anteriores respecto de algunos de los cambios que trajo consigo la  más reciente reforma a la Ley de la Propiedad Industrial en México.

Una de las referidas novedades en nuestra legislación marcaria, es la posibilidad de proteger ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) las denominadas Marcas de Certificación, que anteriormente no estaban contempladas en nuestro país.

Una marca de certificación, según lo define el reformado artículo 98 de la Ley de la Propiedad Industrial, es un signo que distingue productos y servicios cuyas cualidades u otras características han sido certificadas por su titular, tales como:

I.- Los componentes de los productos;

II.- Las condiciones bajo las cuales los productos han sido elaborados o los servicios prestados;

III.- La calidad, procesos u otras características de los productos o servicios, y

IV.- El origen geográfico de los productos.

Además de los requisitos ordinarios para cualquier solicitud de registro de marca, en el caso de las solicitudes de registro para marcas de certificación, se deberá de indicar:

  • Las especificaciones técnicas que definan los caracteres particulares del producto o servicio tales como el origen de las materias primas, las condiciones de producción, su procedimiento de transformación, sus características físicas, químicas, tóxicas, bacteriológicas o de utilización, su composición o etiquetado;
  • El procedimiento de comprobación de los caracteres específicos señalados en la fracción anterior;
  • Las modalidades y periodicidad con que se deberán ejercer los controles de calidad sobre la producción del bien en sus diversas etapas, así como en la transformación y comercialización del mismo;
  • El régimen de sanciones para el caso de incumplimiento de las reglas de uso;
  • La indicación de que la marca no podrá ser objeto de licencia;
  • La indicación sobre el ejercicio de las acciones legales de protección;
  • En su caso, el grado de concordancia de las reglas para su uso con las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas o cualquier otra norma o lineamiento internacional, y
  • Las demás que estime pertinentes el solicitante.

El titular de una marca de certificación autorizará su uso a toda persona cuyo producto o servicio cumpla con las condiciones determinadas en las reglas para su uso.  Por otro lado, solo los usuarios autorizados podrán usar junto con la marca de certificación, el término “Marca de Certificación Registrada”.

Como ejemplos de marcas de certificación tenemos a la marca WOOLMARK  Resultado de imagen para woolmark, que certifica que cualquier producto con esa marca está compuesto al 100% de lana virgen.

Tenemos también el caso de la marca UL  UL Mark.svg de Underwriters Laboratories, la cual ofrece certificaciones de seguridad para los aparatos y componentes eléctricos.

En ocasiones existe confusión entre las marcas colectivas y las marcas de certificación, sin embargo, podríamos decir que la diferencia fundamental entre una y otra figuras sería la primera sólo puede ser utilizada por un grupo específico de  personas o empresas como,  como podría ser,  los miembros de una asociación, mientras que la marca de certificación puede ser usada por toda persona física o moral que cumpla con las reglas establecidas por el titular de la marca.

En caso de estar interesado ya sea en la obtención de un registro de marca de certificación o en la obtención de autorización para el uso de una ya registrada, la recomendación es acercarse a despachos de abogados especialistas en Propiedad Intelectual para evitar complicaciones.

Cesar Ramírez Esteves

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Cartas consentimiento para el registro de marcas en México

En esta publicación del día 7 de enero de 2011, comentaba que, contrario a lo que había sucedido durante años en nuestro sistema de Propiedad Intelectual, y particularmente en lo relativo al registro de marcas en nuestro país, los criterios tanto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) como de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (SEPI) del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), se habían visto modificados, siendo el caso que ni los convenios de coexistencia ni las cartas consentimiento venían siendo aceptadas en los últimos años, ésto bajo el argumento de brindar de seguridad y certeza al público consumidor y de que dichos documentos ni siquiera se encontraban estipulados por la Ley de la Propiedad Industrial.

Sin embargo, a partir de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial mexicana, el publicada el pasado 18 de mayo de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, misma que entrará en vigor el día 10 de agosto de 2018, se abre nuevamente esta posibilidad, siendo que ahora, el último párrafo del artículo 90 de la citada ley establece lo siguiente:

“No será aplicable lo dispuesto por las fracciones XVIII, XIX y XX por cuanto hace a las marcas semejantes en grado de confusión del presente artículo, cuando se exhiba el consentimiento expreso, por escrito, de conformidad con el reglamento de esta Ley.”

Por su parte, las fracciones XVIII, XIX y XX, del mencionado artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, establecen:

Artículo 90:

No serán registrables como marca:

(…)

XVIII.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión, a una marca en trámite de registro presentada con anterioridad, o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Quedan incluidos aquellos que sean idénticos a otra marca ya registrada o en trámite por el mismo titular, para distinguir productos o servicios idénticos;
XIX.- Los signos que sean idénticos o semejantes en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado;
XX.- El nombre propio de una persona física que sea idéntico o semejante en grado de confusión a una marca en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, o un nombre comercial publicado, aplicado a los mismos o similares productos o servicios;
Como puede verse, de la simple lectura de la redacción del artículo reformado, se podría interpretar que en caso de que se dé consentimiento por parte del tercero que pudiera verse afectado por el otorgamiento de una marca propuesta a registro, el IMPI no podría objetar dicho consentimiento, sin embargo, aún estamos en espera de que se emitan las disposiciones reglamentarias relacionadas con los artículos reformados, lo cual debería ocurrir antes del 31 de julio de 2018.
Sin duda, esta es otra de las grandes novedades que trajo consigo la reforma a nuestra legislación en materia de marcas que vendrá a revolucionar nuestro sistema de Propiedad Intelectual en México.
No obstante lo anterior, como siempre la recomendación es que antes de tomar cualquier acción o decisión, se consulte el asunto con algún despacho de abogados especialistas en Propiedad Intelectual.

Cesar Ramírez Esteves

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“Segundo significado” en el registro de marcas en México

El “segundo significado” o “secondary meaning” se presenta cuando un término descriptivo es utilizado para identificar determinado producto o servicio de modo tal que los consumidores llegan a identificar dichos productos o servicios adquiere el estatus de marca.

En otras palabras, es cuando se presenta la situación de que un término que originalmente no era susceptible de registro como marca, se utiliza para distinguir cierto producto o cierto servicio y por el transcurso del tiempo, el público consumidor comienza a asociar dicho término a tales productos o servicios, al grado que el mismo se vuelve susceptible de convertirse en una marca registrada.

En países como Estados Unidos, dicha figura existe desde hace ya bastantes años, sin embargo, en México era un tema olvidado y que no se había explorado, hasta las más recientes reformas (18 de mayo de 2018), que consideran ya esta posibilidad.

No obstante lo anterior, estamos aún en espera de que se emitan las disposiciones reglamentarias correspondientes a la referida reforma, que determinen la forma de presentación de solicitudes de registro de marca para términos que impliquen un “segundo significado” o “secondary meaning” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Es de esperarse que se requiere la exhibición de pruebas que acrediten la adquisición de un segundo significado para el término genérico que se pretenda proteger como marca, las cuales podrían consistir en publicidad, facturas que acrediten el volumen de ventas, etcétera.

Resulta muy interesante la inclusión de esta figura a nuestro sistema de Propiedad Intelectual, pero más interesante aún será el ver cómo se implementan las disposiciones reglamentarias al respecto y cómo será que el IMPI maneje este tipo de casos en México, seguro será materia para muchas controversias.

Como para cualquier otro asunto relacionado con marcas o la Propiedad Industrial, recomendamos asesorarse con algún abogado o despacho especialista en la materia.

Cesar Ramírez Esteves

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Acerca del Autor

César Armando Ramírez Esteves es abogado en Propiedad Intelectual (Marcas, Patentes, Derechos de Autor, Secretos Industriales, Nombres de Domino y Franquicias) establecido en Guadalajara, Jalisco, México

Socio en la firma VILA ABOGADOS

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