Causales de nulidad de registro de marca – Datos Falsos.

Datos falsos solicitud de marca

En la entrada anterior traté el tema de la causal de uso previo para solicitar la declaración de nulidad de un registro de marca.

En esta ocasión estudiaremos otra de las causales contempladas por el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial para una nulidad de registro marcario: el que dicho registro se haya otorgado con base en datos falsos contenidos en la solicitud.

En legislaciones anteriores se contemplaba que un registro podría ser nulificado si la solicitud contenía falsedades en los datos esenciales de la misma. Actualmente dicha distinción ha desaparecido, por lo que, en estricto derecho, basta con que exista alguna falsedad en la solicitud para que el registro de dicha marca sea declarado nulo por la autoridad.

Algunos de los datos que pudieran llegar a considerarse falsos son:

  • Fecha de primer uso de la marca.
  • Domicilio del titular.
  • Domicilio del establecimiento.
  • Nacionalidad del titular.

Es importante destacar que la causal se refiere a falsedades contenidas en la solicitud, por lo que, si por ejemplo, se manifestó un domicilio falso en la solicitud, pero posteriormente se solicitó una toma de nota de cambio de domicilio del titular o del establecimiento, ello NO sería suficiente para librar la posible declaración administrativa de nulidad en contra de dicho registro.

El plazo para solicitar la nulidad de un registro de marca por la causal de datos falsos es de 5 años contados a partir de la publicación de dicho registro en la gaceta de la propiedad industrial.

En las próximas entradas seguiremos estudiando el resto de causales de nulidad para un registro de marca.

César Ramírez Esteves

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Causales de nulidad de registro de marca – Uso previo.

USO PREVIO

Cuando una persona obtiene el registro de una marca dicho registro no es infalible ni irreversible.

Son muy frecuentes los casos de personas o empresas que después de venir utilizando una marca durante muchos años, y haberle invertido cantidades importantes por concepto de publicidad a la misma, se topan con alguno de los siguientes escenarios:

A) Finalmente deciden registrar la marca en cuestión y se topan con que la misma ya fue registrada por otra persona.

B) Reciben una demanda de infracción por parte del IMPI, por el uso no autorizado de SU PROPIA MARCA!! (que lógicamente ya fue registrada por otra persona).

En cualquiera de los escenarios anteriores, la empresa o persona que no ha registrado la marca, pero que viene usándola desde hace ya algún tiempo, está en posibilidades de solicitar la declaración administrativa de nulidad del registro de la marca, que no es otra cosa que un procedimiento administrativo -que se tramita ante el propio IMPI en primera instancia-  seguido en forma de juicio (se notifica al titular del registro en cuestión; cada una de las partes ofrece las pruebas que considera pertinentes; hay un período para alegatos y una resolución definitiva que igualmente puede ser impugnada por las partes).

Sin embargo, para iniciar un procedimiento como el descrito deben de cumplirse con algunos requisitos, por ejemplo:

  • Contar con interés jurídico ( supuesto que se cumple plenamente al ser demandado por el uso de dicha marca registrada, o por habérsenos citado como anterioridad la misma en un trámite de registro).
  • Contar con un uso anterior a la fecha de presentación de la solicitud de la marca en cuestión, o en su caso, anterior a la fecha de primer uso manifestada.
  • Que ese uso haya sido ininterrumpido.
  • Presentar la demanda de nulidad antes de que haya transcurrido un periodo de 3 años contados a partir de la publicación del registro en cuestión en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Desde luego, es necesario acreditar con pruebas eficaces el uso anterior e ininterrumpido, lo cual puede hacerse mediante facturas, publicaciones en periódico o sección amarilla, así como revistas, catálogos, certificaciones de hechos, estudios de mercado, pedimentos aduanales, muestras físicas del producto, etcétera.

Como puede verse, se trata de un procedimiento sumamente especializado y delicado, por lo cual se recomienda la asesoría de un abogado especialista en marcas o en Propiedad Intelectual.

César Ramírez Esteves

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Marca IPAD MINI en los Estados Unidos. ¿Negada?

UPSTO

En los últimos días hemos visto como diversos medios electrónicos e impresos han venido publicado la noticia de que la oficina de marcas y patentes de los Estados Unidos ha negado a Apple, INC. el registro para la marca IPAD MINI.

Como es común en noticias relacionadas con temas jurídicos, y particularmente, sobre Propiedad Intelectual, la información no es del todo cierta.

Más que una negativa de registro, lo que la UPSTO emitió en su momento (24 de Enero de este año) fue una acción oficial (office action) en el que se citaban diversos impedimentos legales (entre ellos la supuesta descriptividad de la denominación), dando la oportunidad al solicitante de la marca, de presentar manifestaciones que a su derecho conviniera en un plazo de 6 meses contados desde la emisión de la acción oficial.

Al parecer ya hubo una reacción por parte de la USPTO y con fecha del 3 de abril del presente, se emitió una nueva acción oficial que expresamente señala que sustituye a la anterior y en la que se retira el impedimento referente a la descriptividad de la marca (previo un estudio más exhaustivo de la solicitud, en palabras del examinador).

En esta última acción oficial, se mantiene el impedimento consistente en una serie de solicitudes de marcas en trámite que resultan ser similares a la marca IPAD MINI, por lo que se deja en suspenso el trámite de ésta última hasta en tanto se resuelva sobre el registro o no de las marcas citadas en la office action.

Igualmente, se requiere a Apple Inc la renuncia al uso exclusivo (disclaimer)  sobre la palabra MINI .

La conclusión es que no debemos dejarnos llevar tan fácilmente por lo que se comenta en la prensa, ya que muchas veces, por desconocimiento de la materia, más que informar desinforma.

Cesar Ramirez Esteves

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Nulidad de un registro de marca por datos falsos contenidos en la solicitud

El haber obtenido un registro de marca no implica que dicho registro sea para siempre.

Además de la obligación de renovarlo cada 10 años, puede darse el caso de que, de existir alguna causal, un tercero pueda solicitar la nulidad del mismo.

De conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial, son varias las causales por las que un registro de marca puede ser declarado nulo, entre ellas, el haber manifestado datos falsos al momento del llenado de la solicitud correspondiente.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es una institución de buena fe, es decir, cuando una persona acude para solicitar el registro de algún derecho de propiedad industrial, no es necesario acompañar documentos que comprueben la información asentada en las solicitudes, y ésta se tiene por cierta hasta en tanto alguien la controvierta.

Muchas ocasiones, por desconocimiento o por una inadecuada asesoría por parte del personal del IMPI – quienes hacen un excelente esfuerzo al brindar asesoría a sus usuarios, pero desgraciadamente no siempre son atinados- o incluso por parte de abogados (todólogos o pseudo especialistas) se manifiestan datos en la solicitud que en estricto derecho no son necesariamente falsos, sino únicamente incorrectos, pero que, desgraciadamente, para efectos jurídicos, al no poder demostrar que son ciertos, se toman como falsos, y esto conlleva la nulidad del registro marcario, con las consecuencias que esto implica.

Los casos más comunes de datos falsos contenidos en la solicitud son:

  • Fecha de primer uso (muchas personas manifiestan la fecha de publicación de algún anuncio en periódico o revistas, o la fecha de alta en hacienda)
  • Domicilio del establecimiento (se tiene que señalar alguno que esté relacionado con la marca)
  • Señalar como solicitante a una persona moral que aún no se constituye.

No son pocos los casos de marcas que después de que se les ha invertido una importante cantidad de dinero en publicidad, y que ya se encuentran posicionadas en el mercado, son declaradas nulas por existir un error en la fecha de primer uso asentada en la solicitud de registro.

Por lo anterior, es muy importante cuidar todos los detalles al momento de llenar y presentar una solicitud de registro de marca, ya que parece ser un trámite sencillo, pero un pequeño error puede tener consecuencias catastróficas para la vida de un negocio.

Le recomiendo que siempre se asesore con un abogado especialista en marcas que sea de su confianza.

Cesar Ramirez Esteves

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Diseños Industriales: Diferencia entre dibujo industrial y modelo industrial

diseños industriales

En términos generales, se considera diseño industrial a aquella innovación de carácter estético u ornamental realizada sobre determinado producto, sin considerar aquellas características que estén dictadas únicamente por consideraciones de orden técnico. Es decir, diseño industrial es toda aquella creación humana que se refiera meramente a la apariencia de un objeto.

Bajo este tenor, tenemos que los diseños industriales se clasifican en dos tipos, según sean bidimensionales o tridimensionales:

  • Dibujos industriales: Toda combinación de figuras, colores o líneas que se incorporen a un producto industrial con propósitos de ornato y que se len un aspecto particular.
  • Modelos Industrriales: Toda forma tridimensional que sirva de patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial, en cuanto que no implique aspectos técnicos.

Si deseas registrar un diseño industrial, ya sea en su modalidad de modelo industrial o de dibujo industrial, te recomiendo que te asesores con un abogado especialista en Propiedad Intelectual.

Cesar Ramirez Esteves

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Trademark Info Corp vuelve a atacar con su estafa.

Como se había ya comentado en este post escrito hace más de un año, la “empresa” Trademark Info Corp vuelve a las andadas con su ofensiva, pretendiendo sorprender a titulares de registros de marca con el cobro de considerables cantidades a cambio del “servicio” consistente en una publicación de los datos de la marca en internet (lo cual no representa beneficio alguno de los titulares)

Lo grave del asunto es que las comunicaciones que envía la “empresa” aparentan ser “oficiales” o relacionadas de algún modo con la autoridad, y es ahí donde muchas personas caen en el engaño.

A más de un año del primer post en que me refería a la comentada estafa, han aumentado su “tarifa” casi en $2 mil pesos extras, cobrando la cantidad de $11,650.00 pesos a cambio de practicamente nada.

 

Si tu recibes este tipo de comunicaciones, por favor haz caso omiso a la misma. No caigas en el engaño!

 

Consulta a un abogado especialista en marcas.

Cesar Ramirez Esteves

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Acerca del Autor

César Armando Ramírez Esteves es abogado en Propiedad Intelectual (Marcas, Patentes, Derechos de Autor, Secretos Industriales, Nombres de Domino y Franquicias) establecido en Guadalajara, Jalisco, México

Socio de la firma URIBE + ESTEVES PROPIEDAD INTELECTUAL.

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